美国商标注册前及注册后要注意哪些问题

美国商标法对注册商标使用的规定及应注意问题

目前让美国专利商标局（USPTO）头疼的有两个问题：

1. 没有美国律师资质也做美国商标申请的“黑代理”问题。

2. 中国来的商标申请很多存在错误甚至虚假信息的“虚假证据”问题。

USPTO在过去两年间，对于“黑代理”和“虚假证据”等一系列问题发起的规则修改、计划或举措。这些计划或举措必然会对将要注册美国商标或是已经注册美国商标的人有较大的影响。

那么USPTO到底发起了那些规则修改？如果美国商标已经注册了，将来会遇到什么问题？如果准备注册美国商标，要如何避免“黑代理”问题以及“虚假证据”问题？

1USPTO发起的规则修改

USPTO发起的规则修改、计划或举措主要以下几点。

1、必须由美国律师代理美国商标申请

在2019年2月15日，USPTO提出规则修改计划通知：外国申请者将不能在美国提出申请，要求所有的外国商标申请者必须由美国律师来代理。

更具体地说，外国申请人的住所或主要营业地在美国境外，必须由美国律师代表提出或起诉在美国提出的申请。即使是拥有美国子公司的外国公司，也必须有一名美国律师代表他们。

2、美国商标注册随机审查制度

美国与大多数国家都不太一样，美国商标所有者需要定期提交使用声明，并提供支持性证据。即，申请或者维护已经审核通过的美国商标中包含的多个商品/服务项目，需要提供1-2个商品/服务的使用证明，即样本。

但由于USPTO还增加一项随机审查制度，也就是说，即使美国商标已经获得注册，还是可能会面临被随机审查，其中尤其以中国申请人注册的美国商标，可能会受到重点审查。

如果被审查了， USPTO将要求你为列出的所有项目提供使用的样本。如果没有提供足够的证据，可以选择删除被审查的商品项目；但是删除已经过审核的项目并不是通行证，你仍然会接到通知，要求你说明额外的用途。

2017年11月1日，USPTO启动了使用证明审查计划，结果超过一半的随机样本的注册人无法提供所要求的他们商标的“使用证明”。

据官方数据显示，到2018年6月，美国审查律师发出2,401项审查通知，收到945份答复，答复率44％。

3、举报机制让USPTO头疼的第二大事件，虚假证据。针对该问题，USPTO不仅采取了上述的随机审查机制，而且还建立了使用证据造假举报通道，允许任何人“举报”被认为是计算机生成，篡改或其他欺诈行为的使用证据样本。所以，商标申请者或是已经注册成功的美国商标所有者，在提交使用声明时，要秉承诚信，不提交虚假证据，从而减少可能会遇到的被举报的情形。

4、下一代商标计划（TMNG）

其实USPTO早于2010年就启动了下一代商标计划（TMNG），准备取代原来的商标IT系统。待完全实施后，TMNG有望提供基于网络的，支持云计算的，以用户为中心的端到端解决方案，提供更快，更实用，更多丰富的功能。

此外，USPTO将继续通过建立100％的电子强制性文件系统来扩展IT系统，借助通过获取分析能力来确定欺诈性样本，并通过展望和利用新生的人工智能（AI）和机器学习工具来减轻员工工作量以及更好地为客户服务。

一个月前左右，在波士顿举办的国际商标协会(“INTA”)的年会上，USPTO称他们已经开发出了专门对付美图秀秀，Photoshop之类的PS软件，据说能自动识别图片是PS的还是原版。

通过不断地引进和完善科学技术，当然也是精益求精的一种表现，也同时意味着申请者需要更仔细和严谨的填写申请资料，否则会带来很多不必要的麻烦。

也许申请美国商标变得越来越艰难，维护美国商标也变得更复杂，其实这些规则修改有助于删除无用的和欺诈性的商标，从而允许更多合法的商标取得。

2应对措施及建议

那么美国商标申请人该如何避免黑代理？如何应对上述这些USPTO采取的措施？根本的原则是美国商标申请要以真诚使用为前提，保存完整的使用证据，并确保证据真实性。

针对美国近几年来采取的一系列计划和措施，提出以下几点建议，帮助大家更快的注册美国商标以及维护商标。

1、针对“黑代理”问题，如何规避？直接的办法就是查看代理律师的执照，是否合法有效；其次也可以在寻求合作代理所时就询问调查清楚，对方是否美国律师代理。

2、针对随机审查制度，好在商标申请时，就需要审慎选择指定的商品和服务类别，勿贪多贪广，而且美国商标分类较中国更为细致。如果完全没有涉及的商品/服务项目好不要申请，一旦被随机审查，提交不出使用证据时，还是需要删除这些项目的。

如果是已经注册成功的美国商标所有者被审查到，无法提交某些项目的使用证据，就需要及时作出决定，删除这些项目。此外，美国在第5-6年阶段提交的使用证据非常重要，如果注册后5年内连续使用了该商标，建议同时提交section8和section15表格，之后该商标将不能再以显著性的理由来撤销。在此阶段还有一次删减商品的机会，如果有的商品不是很重要，也没有使用过，可以利用此次机会删除。

3、遇到被他人举报使用证据样本作假时，或是遇到商标异议或撤销时冷静分析，基于市场或者声誉考量，积极应对。美国商标所有者，在商标注册后应注意收集保留商品/服务的使用证明。

4、美国商标注册时可以选择主簿注册或辅簿注册，如果缺乏显著性可以先进行辅簿注册，等五年后满足显著性后再转为主簿注册，灵活制定商标注册策略。

用一句话送给想要申请美国商标的申请人，在美国注册商标一定要记住——“使用是灵魂，诚信是基础”。